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Farracha de Castro Advogados

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16/07/2021

Um concorrente registrou a marca da minha empresa. E agora?

Imaginemos a seguinte situação hipotética: você é CEO e sócio majoritário da INVEST CITY S/A.

Trata-se de renomada construtora curitibana com mais de 25 anos de história e que possui forte atuação nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.

Pelo contínuo esforço e perseverança, a empresa conseguiu consolidar a marca “INVEST CITY”, usada desde sua fundação em 1993, como sendo sinônimo de empreendimentos imobiliários luxuosos e sofisticados.

A marca é imediatamente associada pelos consumidores como sendo de altíssimo padrão e exclusividade, além de transmitir seriedade e segurança às pessoas que fazem negócios com a empresa.

Após revisar a documentação, a diretoria percebeu que a marca não estava registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, motivo pelo qual decide apresentar o pedido de registro para a marca “INVEST CITY”, na classe NCl 36, para identificar serviços de incorporação imobiliária.

A tramitação administrativa ocorre sem qualquer problema, mas em 06 de julho de 2021 o INPI profere decisão desfavorável.

De acordo com a autarquia federal a marca não seria registrável porque em 26 de junho de 2018 foi concedido o registro para a marca “INVEST CITY”, na classe NCl 36, para identificar serviços de incorporação imobiliária, para a empresa pernambucana INTERMAUSE LTDA.

O que é pior: diante dessa situação a INVEST CITY S/A corre o risco de responder a uma ação de infração de marca, pois um terceiro é titular do registro para a marca “INVEST CITY”.

E agora, o que fazer? A tradicional marca e nome empresarial de sua empresa deverão ser trocados?

No Brasil vale o sistema atributivo de registro de marca. Ou seja, o primeiro a registrar a marca será considerado como seu titular, podendo usar o signo distintivo de maneira exclusiva em todo o País, como prevê o artigo 129 da Lei nº 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial:

  • 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Logo, como se vê, não haveria solução para a situação hipotética, devendo a marca ser trocada sob o risco da empresa INTERMAUSE LTDA alegar sua violação.

Entretanto, o §1º do referido artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial inclui a exceção do usuário antecedente de boa-fé. De acordo com a norma em comento:

  • 129. (…)

 

  • 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Diante disso, a solução seria ajuizar uma “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer” na Justiça Federal contra o INPI e a empresa INTERMAUSE LTDA. A base legal da ação seria o artigo 124 inciso XIX, artigo 129, §1º (acima citado) e artigo 175, todos da Lei da Propriedade Industrial:

  • 124. Não são registráveis como marca:

XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

  • 175. A ação de nulidade de registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

O objetivo com essa estratégia será: (1) anular o ato administrativo do INPI que concedeu o registro da marca “INTER CITY” para a INTERMAUSE LTDA; e (2) obrigar o INPI a deferir o pedido de registro anteriormente indeferido para a marca “INTER CITY”, em nome da INTER CITY S.A.

Neste ponto é importante fazer dois alertas.

O primeiro diz respeito ao prazo para ajuizamento da ação. De acordo com o artigo 174 da Lei da Propriedade Industrial, prescreve em 5 anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data de sua concessão.

No nosso caso, o registro que se busca anular foi concedido em 26 de junho de 2018. Logo, o último dia do prazo para ajuizamento da ação seria o dia 26 de junho de 2023.

Caso decorra o prazo de 5 anos previsto acima comentado, o registro da marca não poderá ser anulado – a não ser em caso de marca registrada de má-fé, mas esse tema será ampliado em outro artigo.

O segundo ponto diz respeito ao momento de alegação da tese do artigo 129, §1º, da Lei da Propriedade Industrial.

De acordo com o entendimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e alguns precedentes de Tribunais Regionais Federais do Brasil, o momento para alegar a exceção do artigo 129, §1º da Lei da Propriedade Industrial seria na oposição (insurgência administrativa contra a marca anterior).

Perdido o prazo para apresentar a oposição e registrada a marca, o direito da INTER CITY S/A teria precluído (ou seja, a INTER CITY S/A não teria mais direito ajuizar a ação).

Ocorre que não há nada na lei – seja na Lei da Propriedade Industrial ou em qualquer outra lei brasileira – que imponha referida consequência.

Sendo assim, entendemos que não há necessidade de insurgência administrativa contra pedido de registro nesta situação, podendo a demanda judicial ser ajuizada. Até porque a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, como estabelece o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Ressalta-se ainda que esse é o entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp nº 1.464.975/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

Dessa maneira, desde que observado o prazo de 5 anos para ajuizamento da ação, a estratégia proposta poderá ser explorada para anulação do registro da marca hipotética “INTER CITY”.

Seja como for, sempre gostamos de destacar a importância de registrar a marca já nos primeiros passos do negócio, não deixando a situação evoluir como no caso da INTER CITY S/A.

Ao final do dia, somente é dono quem registra a sua marca.

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